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20 preguntas y respuestas curiosas sobre el registro de marcas

Imagen de tfernandez
27/04/15
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*Artículo escrito en conjunto con Modesto García.

Un tema de gran importancia a la hora de afrontar un proyecto de branding es el registro de las marcas creadas. Este aspecto a menudo ha suscitado interrogantes entre los asiduos a este magazine, y es que se trata de un trámite de cierta complejidad, pues hay que tener en cuenta muchos factores que incluso pueden influir en el proceso creativo.  

Con la finalidad de solucionar ciertas dudas que alguna vez nos hayan podido surgir al respecto, he decidido configurar este artículo con una estructura de preguntas-respuestas, con casos ilustrativos, que creo que ayudarán al lector a comprender mejor estas dinámicas.

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Llevo años usando mi marca sin registrarla. Si otra persona la registra ¿puede arrebatármela y hacérmelo cambiar todo?

 

Si no registramos una marca, podemos atrevernos a decir que no tenemos absolutamente nada. Por muy antigua que sea, sin registro es como si no existiese o al menos es difícil de defender si no se trata de una marca muy notoria. Sin el registro no habrá prueba que le permita a un juez dirimir quién tiene la razón sobre la originalidad de un nombre y su logotipo. Quien lo haya registrado tendrá muchas opciones de llevarse el gato al agua.

Ni la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil, ni el dominio de mi página web tienen autoridad legal para despojar de sus derechos a un tercero que haya registrado esta marca.  

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Un buen ejemplo de esto es el caso del Hotel Ritz de Barcelona. En 2005, tras una batalla legal de décadas, el Tribunal Supremio obligó a este hotel a dejar de utilizar el nombre Hotel Ritz de Barcelona, obligándole a retirar cualquier placa, utensilio, papelería o vajilla que incluyese tal denominación. 

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¿Qué debo registrar: el nombre, el símbolo, o ambos?

Hay tres opciones de registro: denominativo, gráfico y mixto.

Lo primordial es que registres tu denominativo. Esto te protegerá de que nadie utilice tu nombre, al menos en el sector en el que operas. Si además quieres proteger la representación gráfica de tu nombre, es decir, tu logotipo, deberás registrar la categoría de “Marca Mixta”. Aquí se registra tu denominativo asociado a un gráfico concreto. Por último, si tienes un símbolo distintivo, como el cocodrilo de Lacoste, o el swoosh de Nike, debes registrarlo como gráfico. De esta manera te proteges de que nadie utilice tu símbolo junto a otro denominativo.

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Tomando como ejemplo la marca Nike, el registro denominativo consistiría únicamente en la palabra Nike. El registro mixto reflejaría la palabra Nike asociada a un gráfico determinado. El registro gráfico sería únicamente el famoso swoosh.

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¿Puedo usar una marca famosa que ya no se usa?

 

Efectivamente. Podremos registrar y hacer uso de aquellas marcas siempre y cuando el dueño del registro no sea capaz de demostrar que la ha usado en los últimos 5 años.

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Hay muchísimas marcas en desuso, como Pryca, Rumasa, Blockbuster... Sin embargo, no podríamos utilizar aquellas que están embargadas, como Viajes Marsans o Galerías Preciado. El hecho de estar bajo embargo es contería como que la marca está siendo usada actualmente.

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¿Debo registrar otros elementos visuales de la marca como elementos gráficos o gamas de color?

 

Sí, se debe registrar cualquier distintivo gráfico, sin necesidad de que este tenga una denominación asociada, si lo consideramos distintivo de nuestra marca.

Por ejemplo, se podría registrar un color particular asociado a una categoría de productos concreto. Eso sí, debe demostrarse que ese color está notoriamente relacionado con la marca. Por ejemplo, la solicitud de Banco Santander de registrar el color rojo fue rechazada por oposición del grupo financiero alemán DSGV que también usa ese color como corporativo en el mismo sector.

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En 2004 la americana Kraft registró  la particular tonalidad de color lila que identifica los productos Milka. En España el Barcelona Club de Fútbol registró los colores azul y grana que caracterizan a este equipo.

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¿Puedo registrar packaging?

 

Sí, el packaging se inscribe en el registro de marcas tridimensionales. Con ella protegemos la forma de los productos, siempre y cuando sean distintivos para diferenciarles de los demás en cada clase. Con esta protección los titulares pueden impedir a sus competidores la utilización de envases o productos con una forma determinada que puedan confundir a los consumidores.

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A principios de este año, la cerveza Mahou registró el envase de su edición especial, el llamado 'botijo’, un botellín de tamaño de un quinto, típico del Madrid de los sesenta.

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¿Y olores y sonidos?

 

En España la ley exige que la marca sea susceptible de representación gráfica. Esto posibilita el registro de marcas sonoras mediante la representación de las notas musicales que las componen. Además de la Unión Europea, también se pueden registrar marcas sonoras en Australia y Estados Unidos. En Latinoamérica esto todavía no es posible.

En cambio las “marcas olfativas” han generado mucha más controversia en los últimos años. Al no ser posible realizar un representación gráfica de estos olores, las solicitudes de registro son siempre rechazadas. Curiosamente, muchas compañías de perfumes estén luchando por permitir estos registros para impedir que las perfumerías low-cost copien sus productos.

Por esta misma razón, tampoco pueden registrarse sabores ni texturas.

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Además de la Unión Europea, también se pueden registrar marcas sonoras en Australia y Estados Unidos. En Latinoamérica esto todavía no es posible.

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¿Debo registrar mi marca en todos los sectores o sólo en el que opero?

 

En España se utiliza el Nomenclator Internacional, 45 clases que intentan agrupar los diferentes productos y servicios donde puede utilizarse una marca. Un empresa debe registrar su marca únicamente en el sector en el que opera, porque en caso de registrarla en otros sectores, debería demostrar su uso en los siguientes cinco años. No obstante, a veces debemos intentar prever donde va a aparecer nuestra marca, ya que pueden darse situaciones desafortunadas, como le ocurrió a la marca Conguitos al imprimir camisetas con su logotipo y esta denominación tenerla otra empresa registrada en la clase 25 (ropa y calzado). Editado el 29 de Abril de 2015: Aunque en principio afirmamos que ambas marcas llegaron a un acuerdo económico, en realidad no fue así. El 27 de octubre de 2014, el Juzgado de Marca Comunitaria número 1 de Alicante resolvió mediante sentencia dictada a favor de Illice Internacional, S.A., titular de la marca Conguitos en la clase 25.

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Cuando la marca de cacahuetes recubiertos de chocolate quiso producir camisetas de merchandising, Illice Internacional tenía la denominación “Conguitos” registrada en la clase 25. Al final el juzgado dio la razón a este último.

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Si va por sectores, ¿puedo registrar una inmobiliaria o una aerolínea que se llame Coca-Cola?

 

Poder, puedes, pero Coca-Cola tiene derecho a oponerse aunque no esté registrado en ese sector. La oposición de Coca-Cola se acepta porque su notoriedad es perfectamente demostrable y es obvio que la inmobiliaria o la aerolínea están intentando aprovecharse de la popularidad de la marca de refrescos.

En algunos países como Estados Unidos, el registro no se permitiría de entrada, aunque Coca-Cola no se opusiera. Esto ocurre porque en esos países el examinador del Registro de Marcas ejerce un papel censor en el proceso, decidiendo si el registro es válido o no. En España esto no ocurre. El examinador no evalúa, sólo gestiona el registro y debe ser la marca vulnerada la que ejerza la oposición. 

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Coca-Cola tiene una notoredad demostrable y la ley le permite que se oponga en todos los sectores, evitando así este tipo de vulneraciones. Por eso nunca veremos inmobiliarias o aerlíneas de Coca-Cola, a no ser que sean realmente obra de esta marca de refrescos. 

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¿Debo registrar mi marca en todos los países?

 

Aquí también es importante prever cómo de internacional creemos que va a ser nuestra marca. Puedes pensar que tu marca va a ser sólo nacional y registrarla únicamente en tu país. Sin embargo, puedes verte sorprendido por una expansión inesperada de tu compañía y ver que tu marca no es registrable en muchos países.

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Cuando la cerveza mexicana Corona desembarcó en España, se dio cuenta de que este denominativo ya estaba registrado en la clase 32 (cervezas, aguas minerales y bebidas desalcoholizadas) por la bodega Miguel Torres desde 1973.

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¿Es público el registro? ¿Puedo ver lo que se registra?

 

Sí, en España la información de registro es totalmente pública, incluso cuando las solicitudes han sido desestimadas o han caducado por diferentes motivos. Cualquier persona puede acceder en todo momento a las base de datos públicas y conocer qué tiene registrado cualquier marca, por muy famosa que sea.

Lo mismo sucede a nivel comunitario, en Estados Unidos o en países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Uruguay y Venezuela. Un recurso útil en este sentido es unibrander.com

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En 2013, los fans de Apple pudieron comprobar que esta marca había solicitado el registro de la marca iWatch, confirmando la intención de la compañía de fabricar relojes inteligentes. Finalmente el nombre no se utilizó.
Otras marcas registradas recientemente por Apple han sido
Healthbook, HealthKit o iResearch.

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¿Todos los países tienen la misma legislación? ¿Valdrán estas respuestas para los lectores de Brandemia en todo el mundo?

 

Por norma general, le ley es bastante parecida en todo el mundo. No obstante, hay detalles que cambian de un país a otro. También hay pactos entre países, como el Pacto Andino entre Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, donde basta con demostrar el uso de una marca en uno de los países para que el registro tenga vigencia en los otros tres.

Otra diferencia entre países es la vigencia del registro. Normalmente es de 10 años, pero en Venezuela por ejemplo, es de 15 años.

También el periodo para demostrar el uso de una marca cambia. En España tienes 5 años para demostrar que usas una marca, pero en muchos países de Sudamérica tienes sólo 3 años.

Por otro lado, hay países como EEUU o Puerto Rico que exigen una demostración de uso de la marca cada cierto tiempo, mientras que en España no debes demostrar nada por defecto, sólo lo harías en caso de que alguien se oponga a tu registro.

Otro aspecto que puede variar entre países son los plazos de concesión de un registro o el precio del registro.

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La ley de registros puede variar de un país a otro. Por ejemplo, existe un Pacto Andino entre Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, donde el registro de la marca tiene que hacerse en cada uno de los países pero basta con probar el uso de la misma en uno de ellos para que la marca siga vigente en el resto. En estos países es obligatorio hacer uno de la marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión, en vez de cinco años como en España.

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¿Qué pasa si me opongo a un registro?

 

En España desde que se publica la solicitud de una marca existen dos meses para que los terceros puedan ejercer su derecho de oposición si consideran que sus derechos están siendo lesionados. No se deniega de oficio ningún registro de marca por parecido con anteriores. Luego se da opción a rebatir los argumentos del oponente en el plazo de 1 mes.

Una vez recibidas estas alegaciones la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), en un plazo aproximado de 4 meses, dicta una resolución con una denegación, una concesión o una concesión o denegación parcial. Por supuesto, si la resolución no convence a las partes, el caso se llevaría ante un tribunal.

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Algunas veces puede considerarse que el acto de oponerse a una marca es una artimañana para provocar molestias en un competidor, ya sea comercial o ideológico. Algunos pensaron que Mediaset se opuso al registro de la marca Podemos con la intención de desestabilizar el futuro del partido político de Pablo Iglesias.

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¿Puedo registrar una marca muy parecida a otra para aprovecharme de su éxito?

 

Por poder, puedes. Eso sí, estas asumiendo el riesgo de que el titular de se la marca original se oponga a tu solicitud de registro alegando la confusión que puedes ocasionar en los consumidores. Lógicamente, los examinadores suelen dar la razón a aquella marca que está registrada con anterioridad.

El problema aquí es que no siempre se detectan estas vulneraciones. Para esto, las marcas deben contratar servicios de vigilancia, que registran diariamente todas la solicitudes de registro que se llevan a cabo.

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Los ejemplos que se muestran son casos reales de marcas que solicitan su registro. Ambos casos intentan aprovecharse del prestigio de las marcas oficiales con una artimaña de similitud que induzca al engaño.

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¿Cómo es posible que aún surjan marcas tan genéricas como HOME, que salió en Brandemia hace unos años? ¿No está registrado ya?

 

La palabra “HOME” es genérica, y por tanto no puede registrarse en sectores relacionados con el hogar. Lo que sí se puede registrar es la palabra HOME asociada a una representación gráfica concreta, es decir, un registro mixto. Con esto, no evitaremos que otros usen ese nombre, pero sí evitaremos que lo usen con nuestro logo.

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La marca Home apareció en Brandemia_ en 2013 suscitando algunas dudas sobre la posibilidad de que fuera registrada. Muchas marcas se han registrado como "Home" pero siempre como marca mixta (denominativo + representación gráfica). El denominativo Home no es registrable por ser un genérico en el sector del hogar.

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 ¿Qué pasa si registro una marca y se convierte en genérico? ¿Pierdo el poder sobre ella?

 

Conocemos muchos casos de marcas que se han convertido en un genérico para una categoría de productos, como Kleenex, Bimbo o Nocilla. En estos casos las tres marcas mantienen la exclusividad de sus denominativos, por lo que nunca nos encontraremos Kleenex de otra marca.

Sin embargo, sí hay marcas que han muerto de éxito, es decir, que se han convertido en términos tan genéricos que sus creadores han perdido el poder de exclusividad de los mismos. Se trata de marcas como Jacuzzi, Hoover (aspiradora en inglés), o Vaselina. Originalmente fueron marcas registradas, pero hoy son términos de uso libre.

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Bayer sigue teniendo la exclusividad de la marca Aspirina en 80 países, pero en EEUU, fue declarado término genérico, por lo que ahora cualquier marca puede utilizar este término. 

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Si registro Brandemia, ¿tengo que registrar también las submarcas? Encuentros Brandemia, Premios Brandemia…

 

No, el denominativo Brandemia es suficiente para protegernos frente a un tercero que quiera registrar Encuentros Brandemia. Eso sí, si registramos Encuentros Brandemia nos podría servir de protección frente a un tercero que quiera registrar Encuentros Brandísimos o algún término parecido. Sólo con Brandemia nos sería más dificil demostrar esta similitud. A más niveles de registro, más protección.

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El registro del denominativo 'Brandemia' es suficiente para protegernos frente a un tercero que quiera registrar Encuentros Brandemia

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¿Debo poner un símbolo de TM, SM, registrado o copyright, junto a la marca? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros?

 

El uso de los símbolos ® (registrada), M.R. (marca registrada) no es obligatorio y no aporta mayor protección jurídica. SImplemente puede servir para informar a terceros de que un determinado signo es una marca, previniendo así a los posibles infractores y falsificadores.

Los símbolos TM (Trade Mark, para productos) y SM (Service Mark, para servicios) tampoco son obligatorios, pero la diferencia es que estos pueden usarse libremente aunque la marca no esté registrada. Son términos puramente angolsajones y fundamentalmente sirven para denotar que una palabra o un signo es una marca. De hecho a veces se utiliza cuando se nombra la marca en un texto, para indicar a un lector que esa palabra es una marca. Muchas veces incluso se utiliza como algo estético, pretendiendo aparentar un cierto nivel de profesionalidad.

Respecto al símbolo del "copyright" (©) es completamente diferente a la ® de "registrado". Los derechos de propiedad intelectual y consiguientemente los derechos de autor que generan no se adquieren por el registro, sino por su creación y difusión pública. El Organismo competente es el Registro de la Propiedad Intelectual y el símbolo advierte precisamente de la protección de que goza esa creación intelectual.

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Muchas marcas famosas siguen manteniendo sus símbolos de ™ o ®, pero la verdad es que esto no les aporta absolutamente nada a niveles de protección legal. Otras marcas, como Yahoo, han optado por eliminarlo en su último rediseño.

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¿Puedo registrar insultos?

Según la ley de Marcas española, "no podrán registrarse como marca los signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres". Pero no es fácil determinar cuándo una expresión es contraria a las buenas costumbres, por lo que en estos caso, la decisión se ve afectada por un alto grado de subjetividad. Existen marcas registradas como 'Ole tus cojones', 'PutaMadre' o 'Cabron', sin embargo, otras como los licores 'Hijoputa' no consiguieron que se aprobase su solicitud.

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En 2009 el fabricante del aguardiente comercializado bajo la denominación "hijoputa" presentó una solicitud de registro de marca figurativa comunitaria consistente en la palabra "hijoputa" junto a la expresión asturiana "¡Que bueno ye!" (¡Que bueno es!). El registro fue denegado por considerar que la marca solicitada incurría en un motivo de denegación absoluto al ser contraria al orden público o a las buenas costumbres.

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¿Cómo vigilo que mi marca no sea utilizada?

 

Podríamos estar revisando el Boletín Oficial de la ropiedad Industrial (BO I)  todos los días pero esto sería bastante ineficiente. Lo ideal, sería contratar un servicio de vigilancia que ofrecen empresas especializadas, donde te avisan de solicitudes de registro que podrían infringir los derechos de tu marca. 
 
Lo que es más difícil es detectar los elementos gráficos, ya que es prácticamente imposible para un software detectar una similitud entre dos signos gráficos.

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Una escuela de buceo de Barcelona registró un logotipo con un Minion, personaje de una película de Universal. A pesar de que Universal tenga servicios de vigilancia en el registro de marcas, es muy difícil que se detecten este tipo de vulneraciones, ya que los softwares utilizados no son capaces de detectar estas similitudes.

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¿Cuánto vale registrar una marca? ¿Qué vigencia tiene?

 

Cualquiera puede registrar una marca en España directamente en la OEPM pagando las tasas, algo menos de 150 euros. El precio aumentará dependiendo de varios factores como el número de sectores donde se quiere registrar o el número de países.

Además, si surgiera una oposición, lo recomendable es contratar a un experto que te asesore, aumentando los costes del proceso.

Lo mejor es preguntar, y por eso, las empresas especializadas en estos trámites no suelen cobrar. El asesoramiento te ayudará a evitar muchos imprevistos que pueden derivar en costes no planeados.

Estos costes en realidad no son tan elevados si pensamos en su vigencia. En la mayoría de países el registro dura 10 años, por lo que se trata de una inversión a largo plazo.

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Si tienes dudas sobre temas de registro de marcas, puedes ponerte en contacto conmigo en mi correo: txema@txemarketing.com

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